Sagen tager udgangspunkt i en indleveret patentansøgning, hvor kravene var blevet godkendt, hvorefter sagsbehandler bad ansøgeren om, at tilpasse beskrivelsen i forhold til de rettede og godkendte krav. Ansøgeren indsendte en tilpasset beskrivelse, men sagsbehandleren vurderede, at den ikke overholdt betingelserne i henhold til Art.84 EPC, da den relaterede sig til et større beskyttelsesomfang end kravene. Som konsekvens af dette blev patentansøgningen afvist. Ansøgeren appellerede afgørelsen til appelkammeret og beskrev tilpasningen af beskrivelsen som et krav opfundet af EPO, uden retmæssig basis i den europæiske patentkonvention (EPC). Sagsbehandleren agerede i forhold til normal EP-praksis beskrevet i EPC Guidelines (F-IV, 4.3), som beskriver, at der ikke må være uoverensstemmelse mellem beskrivelsen og kravene. Udførselsformer i beskrivelsen, som ikke er dækket af kravene skal fjernes.

Appelkammeret baserede sin undersøgelse af sagen med nedslag fire steder i den europæiske patentkonvention:

• Artikel 84 kræver, at kravene i sig selv er klare, og nævner kun patentansøgningens beskrivelse i den kontekst, at denne skal understøtte forståelsen af kravene. Beskrivelsen kan ikke bruges til at løse spørgsmål omkring klarhed i kravene, og giver ikke anledning til uklarheder, hvis kravene i sig selv er klare. Derfor kan Art.84 EPC ikke bruges som basis for at afvise en patentansøgning i dette tilfælde.
• Artikel 69(1) henviser til, at patenters beskyttelse er baseret på kravene alene. Beskrivelsen og tegningerne kan blot bruges til at fortolke kravene. Art. 69(1) relaterer sig dermed til graden af beskyttelse, men er ikke relevant i forhold til vurderingen af klarhed i beskrivelsen.
• 42(1)(c) kræver, at beskrivelsen skal give mulighed for at forstå det tekniske problem, løsningen, og beskrive opfindelsens fordelagtige træk med basis i den kendte teknik. Appelkammeret fandt ikke juridisk belæg for, at denne regel danner grundlag for en generel regel, som har den konsekvens, at ansøger skal tilpasse beskrivelsen i forhold til godkendte krav.
• 48(1)(c) omhandler udsagn som er uønskede i europæiske patentansøgninger, da de er tydeligt irrelevante eller unødvendige. Der er ikke beskrevet nogen juridiske konsekvenser for R. 48(1)(c) i modsætning til R.48(1)(a) og (b), hvor konsekvensen er udelukkelse af teksten fra publikation. Der er ikke årsag til at tro, at lovgivningens intention er, at et mindre alvorligt brud af R.48(1)(c) skulle have en hårdere sanktion i form af et afslag på patentansøgningen.

Appelkammerets konklusion var derfor, at der ikke er juridisk basis i den europæiske patentkonvention til at afvise en patentansøgning med den begrundelse, at beskrivelsen indeholder udførelsesformer, som ikke er dækket af kravene. EPO kan derfor ikke forlange, at en ansøger tilpasser sin beskrivelse til kravene, med denne begrundelse.

Denne afgørelse giver dermed ansøgere en mulighed for, at citere denne sag for at undgå unødvendige ændringer af patentansøgningers beskrivelser.

Læs hele dommen her